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2023年专利法专题讲座(14)实质审查程序

发布时间:2023-12-31 作者:admin 来源:讲座

2023年12月31日发(作者:)

2023年专利法专题讲座(14)实质审查程序

专题十四 实质审查程序

本节讲解《审查指南》第2部分第8章实质审查程序中的重点内容。

一、实质审查概述

1.实质审查程序的启动(《专利法》第35条第1款、第2款)

(1)申请人启动

① 提出实质审查的时间

《专利法》第35条第1款规定,发明专利申请自申请日(有优先权的,指优先权日)起3年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请视为撤回。

② 缴纳实质审查请求费

除提出实质审查请求外,申请人还应当在自申请日(有优先权的,指优先权日)起3年内缴纳实质审查费。未在规定的期限内缴纳或者缴足实质审查请求费的,该申请视为撤回。

③ 提交参考资料

发明专利申请人请求实质审查时,还应当提交在申请日(有优先权的,指优先权日) 前与其发明有关的参考资料。

(2)专利局启动

国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查。

2.实质审查请求的审查及处理

实质审查请求符合规定的,在进入实质审查程序时,审查员应当发出发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

3.实质审查程序中的基本原则

① 请求原则

除另有规定外,实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。

② 听证原则

在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。

③ 程序节约原则

除非确认申请根本没有被授权的前景,审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其在指定期限内对所有问题给予答复,尽量地减少与申请人通信的次数,以节约程序。

请求原则和听证原则优先于程序节约原则。

二、实质审查程序事项

1.对公众意见的处理

① 任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。

② 如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。

③ 专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。

2.检索

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(1)每一件发明专利申请在被授予专利权之前都应当进行检索。

(2)检索报告

在检索报告中,审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系:

X:单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;

Y:与检索报告中其他Y类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;

A:背景技术文件,即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;

R:任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件;

P:中间文件,其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件,或者会导致需要核实该申请优先权的文件;

E:单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件。

上述类型的文件中,符号X、Y和A表示对比文件与申请的权利要求在内容上的相关程度;符号R和E同时表示对比文件与申请在时间上的关系和在内容上的相关程度;而符号P表示对比文件与申请在时间上的关系,其后应附带标明文件内容相关程度的符号X、Y、E或A,它属于在未核实优先权的情况下所作的标记。

3.第一次审查意见通知书

审查员对申请进行实质审查后,通常以审查意见通知书的形式,将审查的意见和倾向性结论通知申请人。审查意见通知书需注意以下知识点:

① 为了使申请人尽快地作出符合要求的修改,必要时审查员可以提出修改的建议供申请人修改时参考。如果申请人接受审查员的建议,应当正式提交经过修改的文件,审查员在通知书中提出的修改建议不能作为进一步审查的文本。

② 为了加快审查程序,应当尽可能减少审查意见通知书的次数。因此,除该申请因存在严重实质性缺陷而无授权前景或者审查员因申请缺乏单一性而暂缓继续审查之外,第一次审查意见通知书应当写明审查员对申请的实质方面和形式方面的全部意见。

③ 在审查文本不符合《专利法》第33条规定的情况下,审查员也可以针对审查文本之外的其他文本提出审查意见,供申请人参考。

④ 在审查意见通知书中,审查员应当指定答复期限。答复第一次审查意见通知书的期限为4个月。

4.继续审查

在申请人答复第一次审查意见通知书之后,审查员应当对申请继续进行审查,考虑申请人陈述的意见和/或对申请文件作出的修改。

① 如果申请人同时提交了经修改的说明书和/或权利要求书,审查员首先应当按照《专利法》第33条和《专利法实施细则》第51条第3款的规定,分别审查修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围以及修改是否按照审查意见通知书要求进行。

② 如果申请仍存在某些缺陷,则审查员应当再次通知申请人消除这些缺陷。

③ 在继续审查(包括复审后的审查)中,必要时,审查员应当进行补充检索。

④ 再次审查意见通知书的答复期限为2个月。

5.针对审查意见的答复

(1)答复的形式

① 申请人的答复可以仅仅是意见陈述书,也可以进一步包括经修改的申请文件(替换页和/或补正书)。

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② 申请人可以请求专利局延长指定的答复期限。但是,延长期限的请求应当在期限届满前提出。

(2)答复的方式

① 陈述书或补正书的方式,在指定的期限内作出答复。申请人提交的无具体答复内容的意见陈述书或补正书,也是申请人的正式答复,对此审查员可理解为申请人未对审查意见通知书中的审查意见提出具体反对意见,也未克服审查意见通知书所指出的申请文件中存在的缺陷。

② 申请人的答复应当提交给专利局受理部门。直接提交给审查员的答复文件或征询意见的信件不视为正式答复,不具备法律效力。

(3)答复的签署

① 申请人委托了专利代理机构的,其答复应当由其所委托的专利代理机构盖章,并由委托书中指定的专利代理师签字或者盖章。

② 申请人未委托专利代理机构的,其提交的意见陈述书或者补正书,应当有申请人的签字或者盖章;申请人是单位的,应当加盖公章;申请人有两个以上的,可以由其代表人签字或者盖章。

(4)修改替换页的提交

说明书或者权利要求书的修改部分,应当按照规定格式提交替换页。替换页的提交有两种方式:

① 提交重新打印的替换页和修改对照表。

② 提交重新打印的替换页和在原文复制件上作出修改的对照页。

6.会晤

在实质审查过程中,审查员可以约请申请人会晤,以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤,此时,只要通过会晤能达到有益的目的,有利于澄清问题、消除分歧、促进理解,审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。某些情况下,审查员可以拒绝会晤要求,例如,通过书面方式、电话讨论等,双方意见已经表达充分、相关事实认定清楚的。

(1)会晤地点

会晤应当在专利局指定的地点进行,审查员不得在其他地点同申请人就有关申请的问题进行会晤。

(2)参加会晤的人员

① 会晤由负责审查该申请的审查员主持。必要时,可以邀请有经验的其他审查员协助。

② 申请人委托了专利代理机构的,会晤必须有代理师参加,申请人可以与代理师一起参加会晤。

③ 申请人没有委托专利代理机构的,申请人应当参加会晤;申请人是单位的,由该单位指定的人员参加;共有专利申请的单位或者个人都应当参加会晤。

④ 必要时,发明人受申请人的指定或委托,可以同代理人一起参加会晤,或者在申请人未委托代理机构的情况下受申请人的委托代表申请人参加会晤。

⑤ 参加会晤的申请人或代理师等的总数,一般不得超过两名,两个以上单位或者个人共有一项专利申请,又未委托代理机构的,可以按共同申请的单位或个人的数目确定参加会晤的人数。

(3)会晤记录

会晤结束后,审查员应当填写会晤记录。会晤记录中应当写明讨论的问题、结论或者同意修改的内容。会晤记录不能代替申请人的正式书面答复或者修改。

7.电话讨论及其他方式

在实质审查过程中,审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论,也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式与申请人进行讨论。必要时,审查员应当记录讨论的内容,并将其存入申请案卷。

对于讨论中审查员同意的修改内容,除审查员可依职权修改的内容以外,对审查员同意的修改内82

容均需要申请人正式提交经过该修改的书面文件,审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。

8.取证和现场调查

一般说来,在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据。如果申请人不同意审查员的意见,可提供证据来支持其主张。申请人提供的证据可以是书面文件或者实物模型。例如,申请人提供有关发明的技术优点方面的资料,以证明其申请具有创造性;又如,申请人提供实物模型进行演示,以证明其申请具有实用性等。

如果某些申请中的问题,需要审查员到现场调查方能得到解决,则应当由申请人提出要求,经负责审查该申请的实质审查部的部长批准后,审查员方可去现场调查。调查所需的费用由专利局承担。

三、实质审查程序中的修改

1.修改要求(《专利法》第33条)

《专利法》第33条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

无论是主动修改还是被动修改,都不得超出原始公开范围。对“原说明书和权利要求书记载的范围”理解如下:

① 原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

② 申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围,是审查上述修改是否符合专利法第33条规定的依据。

③ 申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合《专利法》第33条规定的依据。

④ 进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本可以作为判断修改是否符合《专利法》第33条规定的依据。

2.主动修改

(1)主动修改的时机

《专利法实施细则》第51条第1款规定:“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改”。

(2)经主动修改的文本为审查文本

① 以经主动修改文本为审查文本

审查员首次审查所针对的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。如果有主动修改,经主动修改的文本作为审查文本。

根据《审查指南》第二部分第八章第4.1节的规定,申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。

请考生注意,上述规定的含义不是主动修改可以超范围,其含义是接受文本但不接受其内容,即审查员要审查符合主动修改时间的文本,如果修改超范围,要发出其不符合《专利法》第33条的审查意见通知书。

② 多次主动修改的,以最后一次为准

申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的,应当以最后一次提交的申请文件为83

审查文本。

③ 不符合主动修改时机的,一般不接受

申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改,一般不予接受,其提交的经修改的申请文件,不应作为审查文本。

如果申请人进行的修改不符合主动修改的时机,但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷,又符合《专利法》第33条的规定,且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序,则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本。

3. 被动修改(答复审查意见通知书的修改)

《专利法实施细则》第51条第3款规定,申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

也即,答复审查员意见通知书时,对申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改,如果修改的方式不符合上述规定,则这样的修改文本一般不予接受,即此时不能主动修改。

当出现下列情况时,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,修改也不予接受(即答复审查意见时以下修改不能被接受):

① 主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。

【例1】

原权利要求1记载:一种梳子,具有a,b,c部件,其中b与c之间通过弹簧连接。

答复审查意见时将其修改为:一种梳子,具有a,b,c部件。

分析:该修改扩大了权利要求请求保护的范围,不允许。

② 主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。

【例2】

原权利要求1记载:一种梳子,具有a,b,c部件,其中b与c之间通过弹簧连接。

答复审查意见时将其修改为:一种梳子,具有a,b,c部件,其中b与c之间弹性连接。原说明书中记载了“弹性部件”这一技术特征。

分析:该修改扩大了权利要求请求保护的范围,不允许。

③ 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

【例3】一件有关自行车新式把手的发明专利申请,申请人在说明书中不仅描述了新式把手,而且还描述了自行车的车座等。经实质审查,权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下,申请人作出主动修改,将权利要求限定为自行车车座。

分析:由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性,这种修改不予接受。

④ 主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

⑤ 主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的,而是属于上述不予接受的情况,则修改文本不予接受。

【总结1】主动修改与被动修改(《专利法实施细则》第51条)

专利法实施细则第51条第1款对主动修改的时机作出了规定,第3款对答复审查意见通知书时的被动修改方式作出了规定,具体总结如下:

修改类型 修改内容 修改时机

① 提出实质审查请求时;

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主动修改 修改权利要求的保护范

围、实质性缺陷或者形式缺陷

被动修改 审查员提出的缺陷

【总结2】扩大保护范围与修改超范围

② 收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3月内。

答复专利局发出的审查意见通知书时。

主动修改常见的修改方式有:增加权利要求,改变权利要求类型、修改权利要求引用关系、修改表达不清楚的内容、重新撰写权利要求、删除独立权利要求中的部分特征以扩大保护范围等。以上修改均不能超范围。学员普遍难以理解扩大保护范围与修改超范围的区别,下面对二者进行如下总结:

修改对象

的修改

从独立权利要求中删除特征,或者具体特征上位化、抽象化

扩大保护范围,将不侵权的产品或方法纳入到保护范围中

实用新型提出申请起2个月内;

修改时间 发明提出实审时以及收到进入实审通知书3个月内,可以扩大保护范围

原权利要求1记载:

一种梳子,具有a,b,c部件,其中b与c之间通过弹簧连接。

修改举例 修改为:一种梳子,具有a,b,c部件。

或修改为:一种梳子,具有a,b,c部件,其中b与c之间弹性连接。

原文中记载有b和c之间弹性连接。

二者联系

4.审查员依职权修改

在发出授予专利权的通知书前,允许审查员对准备授权的文本依职权作如下的修改,并通知申请人:

① 说明书方面

修改明显不适当的发明名称和/或发明所属技术领域;改正错别字、错误的符号、标记等;修改明显不规范的用语;增补说明书各部分所遗漏的标题;删除附图中不必要的文字说明等。

② 权利要求书方面

改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号。但是,可能引起保护范围变化的修改,不属于依职权修改的范围。

③ 摘要方面

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扩大保护范围

扩大保护范围一般仅针对独立权利要求修改超范围

权利要求书、说明书、附图都会存在修改超范围的问题

独权或者其他权利要求、说明书中增加技术特征,或者上位概念、抽象概念具体化,或具体概念上位化、抽象化

从不具有新颖性或创造性改为具有新颖性、创造性;因公开不充分增加技术内容,因不清楚补充技术细节

任何时间修改都不能超范围

修改方式

修改目的

原权利要求1记载:

一种梳子,具有a,b,c部件。

修改为:一种梳子,具有a,b,c部件,其中b与c之间弹性连接。

原文中只记载b和c之间通过弹簧连接,弹性连接并未记载于原申请文件中

修改权利要求,扩大保护范围,有可能同时导致修改超范围

修改摘要中不适当的内容及明显的错误。

四、根据专利法《专利法》第33条的修改

1. 允许的修改

这里所说的“允许的修改”,主要指符合专利法第33条规定的修改。

(1)对权利要求书的修改

允许的对权利要求书的修改,包括下述各种情形:

① 在独立权利要求中增加、变更技术特征,对独立权利要求作进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。

只要增加、变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这样的修改就应当被允许。

② 对数值范围的修改。

对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的。

【例4】

权利要求的技术方案中,某温度为20℃~90℃,对比文件公开的温度范围为0℃~100℃,该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃,因此,审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃~90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃。

允许的修改方式:将权利要求中该温度范围修改成60℃~80℃或者60℃~90℃或者80℃~90℃。

③ 变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。

只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,就可允许这种修改。

④ 删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者权利要求未以说明书为依据等缺陷,这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

⑤ 将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

⑥ 修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。

⑦ 修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例,这样的修改不会超出原说明书和权利要求书记载的范围,因此是允许的。

(2)对说明书及其摘要的修改

允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形。

① 修改发明名称,使其准确、简要地反映要求保护的主题的名称。

② 修改发明所属技术领域,使其与国际专利分类表中最低分类位置涉及的领域相关。

③ 修改背景技术部分,使其与要求保护的主题相适应。

如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的86

对比文件,则应当允许申请人修改说明书,将该文件的内容补入这部分,并引证该文件,同时删除描述不相关的现有技术的内容。

注意:这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容,但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身,且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术,因此是允许的。

④ 修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容,使其与要求保护的主题相适应。

⑤ 修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。

⑥ 修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。

只有在某(些)技术特征在原始申请文件中已清楚地记载,而其有益效果没有被清楚地提及,但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下,才允许对发明的有益效果作合适的修改。

⑦ 修改附图说明。

申请文件中有附图,但缺少附图说明的,允许补充所缺的附图说明;附图说明不清楚的,允许根据上下文作出合适的修改。

⑧ 修改最佳实施方式或者实施例。

这种修改中允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。如果由检索结果得知原申请要求保护的部分主题已成为现有技术的一部分,则申请人应当将反映这部分主题的内容删除,或者明确写明其为现有技术。

⑨ 修改附图。

删除附图中不必要的词语和注释,可将其补入说明书文字部分之中;修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致;在文字说明清楚的情况下,为使局部结构清楚起见,允许增加局部放大图;修改附图的阿拉伯数字编号,使每幅图使用一个编号。

⑩ 修改摘要。

通过修改使摘要写明发明的名称和所属技术领域,清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途;删除商业性宣传用语;更换摘要附图,使其最能反映发明技术方案的主要技术特征。

⑪ 修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。

2. 不允许的修改

作为一个原则,凡是对说明书(及其附图)和权利要求书作出不符合专利法第33条规定的修改,均是不允许的。

具体地说,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。

(1)不允许的增加

不能允许的增加内容的修改,包括下述几种:

① 将某些不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利87

要求和/或说明书。不能将仅记载在摘要中的技术方案补入到说明书或者权利要求中。

② 为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。

③ 增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。

④ 引入原申请文件中未提及的附加组分,导致出现原申请没有的特殊效果。

⑤ 补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果。

⑥ 补入实验数据以说明发明的有益效果,和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。

⑦ 增补原说明书中未提及的附图,一般是不允许的;如果增补背景技术的附图,或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图,则应当允许。

(2)不允许的改变

不能允许的改变内容的修改,包括下述几种。

① 改变权利要求中的技术特征,超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

例如,原权利要求涉及制造橡胶的成分,不能将其改成制造弹性材料的成分,除非原说明书已经清楚地指明。

② 由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容。

【例5】

一件有关合成高分子化合物的发明专利申请,原申请文件中只记载在“较高的温度” 下进行聚合反应。审查员引证的一份对比文件中记载了在40℃下进行同样的聚合反应后,于是将原说明书中“较高的温度” 改成“高于40℃ 的温度”。

分析:所属技术领域的技术人员,并不能从原申请文件中理解到“较高的温度” 是指“高于40℃的温度”。因此,这种修改引入了新内容,修改超范围。

③ 将原申请文件中的几个分离的特征,改变成一种新的组合,而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联。

④ 改变说明书中的某些特征,使得改变后反映的技术内容不同于原申请文件记载的内容,超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例6】

一件有关多层层压板的发明专利申请,其原申请文件中描述了几种不同的层状安排的实施方式,其中一种结构是外层为聚乙烯。申请人修改说明书,将外层的聚乙烯改变为聚丙烯。

分析:修改后的层压板完全不同于原来记载的层压板,修改超范围。

【例7】

原申请文件中限定组合物的某成分的含量为5%或者45% ~60%,后来说明书中修改为5% ~60%。

分析:根据原申请文件记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到该含量范围,修改超范围。

(3)不允许的删除

不能允许删除某些内容的修改,包括下述几种:

① 从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征;或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语;或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。

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【例8】

将“有肋条的侧壁” 改成“侧壁”。又例如,原权利要求是“用于泵的旋转轴密封……”,修改后的权利要求是“旋转轴密封”。

分析:上述修改在原说明书中找不到依据,修改超范围。

② 从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例9】

一件有关多层层压板的发明专利申请,其说明书中描述了几种不同的层状安排的实施方式,其中一种结构是外层为聚乙烯。申请人修改说明书,将外层的聚乙烯这一层去掉。

分析:因为修改后的层压板完全不同于原来记载的层压板,因此修改超范围。

(4)关于补交实验数据

对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

【注意】补交和补入实验数据的区别:补交是写在意见陈述书中供审查员参考,补入是写在申请文件里。补入实验数据将导致修改超范围,补交实验数据不超范围。

四、驳回决定和实质审查程序终止

1.驳回决定的种类(《专利法实施细则》第53条)

《专利法实施细则》第53条规定的驳回发明专利申请的情形如下:

驳回条款 内容

专利申请的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益,或者申请的主题是《专利法》第5条、违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成第25条

《专利法》第2条第2款

《专利法》第19条第1款

的发明创造;科学发现、智力活动规则、疾病诊断治疗方法、动植物新品种、原子核变换方法获得的物质。

专利申请不是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案

专利申请所涉及的发明在中国完成,且向外国申请专利前未报经专利局进行保密审查的。

专利申请没有充分公开请求保护的主题,或者权利要求未以说明书为依据,或者权利要求未清楚、简要地限定要求专利保护的范围;专利申请是依赖遗传资源完成的发明创造,申请人在专利申请文件中没有说明该遗传资源的直接来源和原始来源;对于无法说明原始来源的,也没有陈述理由。

专利申请不符合专利法关于专利申请单一性的规定

《专利法》第22条 专利申请的发明不具备新颖性、创造性或实用性

《专利法》第26条第3款、第4款、第5款

《专利法》第31条第1款

《专利法》第9条 专利申请的发明属于同样的发明创造

《专利法实施细则》第20条第2款

《专利法实施细则》第43条第1款

独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征

《专利法》第33条 申请的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围

分案的申请超出原说明书和权利要求书记载的范围

(注意,权利要求的引用关系不正确等格式问题不是驳回理由。)

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2.实质审查的终止

发明专利申请的实质审查程序,因以下原因终止:

① 审查员作出驳回决定且决定生效;

② 发出授予专利权的通知书;

③ 申请人主动撤回申请;

④ 申请被视为撤回。

注意,驳回后提出复审,实质审查未终止。

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2023年专利法专题讲座(14)实质审查程序

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