2024年2月20日发(作者：)
专利知识系列讲座
韩晓春
92、本人申请构成抵触申请的理由
2009年专利法修改的一项重要内容是将抵触申请的申请人范围扩大，扩大为包括本人。修改前专利法的规定是，抵触申请仅限于他人的在先申请，不包括本人的在先申请。如甲提出一个在先申请与乙的在后申请内容相同，如果甲的申请公开日在乙的申请日以后，则构成乙的抵触申请。但如果先后申请均是甲自己的申请，则根据修改前专利法的规定，不构成抵触申请。但是，根据修改后的专利法的规定，则构成抵触申请，而为何修改将抵触申请的构成包括申请人自己呢？总的指导思想是减少重复授权的可能，具体有如下理由：
1、如果不引入本人在先申请也构成抵触申请，对本人在先申请和在后申请也要进行处理，只不过是按重复授权的原则来处理。但是重复授权的判断是先、后申请的权利要求之间的判断，而先、后申请保护范围的判断相对新颖性的判断是更为困难的事情。如图1所示：在先申请权利要求保护的技术方案为A，而说明书公开的技术方案也为A，但在后申请权利要求保护的技术方案有时与在先申请并不完全相同，如在后申请保护A’，说明书也公开的是A方案。如果采取重复授权的判断方法，则要判断在先申请要求保护的A方案与在后要求保护的A’方案是否相同或实质相同，如果相同或实质相同，才构成重复授权。但是，如果引入本人在先申请也构成抵触申请，基于抵触申请采取的是全文内容制，不限于权利要求之间的比较。此时，审查员只要判断在后申请要求保护的A’是否被A所公开，如果被在先申请所公开，则构成抵触申请。显然，A’的基础是A，逻辑上当然要被A所公开，即获得说明书的支持。用抵触申请来解决本人先后两个申请的问题，应当认为比采取禁止重复授权原则来处理，对审查员来讲，会准确和容易许多。
2、如果本人先后两个申请权利要求保护的技术方案并不相同，按修改前的专利法的规定，则不构成重复授权，将允许两个申请同时存在。如图2所示：在先申请的说明书公开了A和B两个技术方案，但提出申请时，权利要求仅要求保护A方案。而在后申请说明书也记载了A和B方案，但权利要求仅要求保护B方案。假定在先申请满18个月公布了，审查在后申请的审查员检索出了在先申请，但基于先后两个申请保护范围不同，显然不构成重复授权。但是，在先申请可能在后续的法定修改时机内对申请文件进行修改，将说明书中记载的B方案写入权利要求中，这样，就会加重专利局对重复授权的审查负担，加大了重复授权的几率。但如果引入本人申请也构成抵触申请，则可以很容易的解决该问题。即只要在后申请的权利要求B被在先申请所公开，就丧失新颖性。
3、基于我国专利法规定的先申请原则不包括申请人自己，遇到本人就相同主题先后提出两件专利申请时，在我国，不能适用先申请原则驳回在后申请。
只能援引禁止重复授权的规定来处理，而专利法或实施细则亦没有规定这种重复授权现象的处理标准（如承认在先申请，还是承认在后申请。专利法中仅规定了“衔接性”放弃），只是在审查指南中有规定。而采取重复授权的标准处理此种现象，将会出现适用法律条文上的复杂化。而在有些国家的先申请原则中，是包括申请人自己的，如日本的专利制度。因此，为了直接适用专利法中的规定，而不必再适用审查指南的规定，使适用法律明确简单，抵触申请引入本人的在先申请是必要的。
4、引入抵触申请包括本人，也是借鉴了国外的有关立法例。如欧洲专利公约规定的抵触申请的先申请，即包括本人的申请（注）。总之，第三次修改专利法引入抵触申请包括本人的在先申请这一内容，对减少重复授权、明确法律的适用、节约审查资源起到积极的作用。
图1：
图2：
注1：参见汤宗舜教授所著《专利法教程》第三版第87页，法律出版社2003年3月出版
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在先申请 在后申请
权利要求A方案
权利要求A方案
说明书A方案
权利要求
说明书
权利要求A’方说明书A方案
在先申请 在后申请
权利要求
说明书
权利要求B方案
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