2023年12月31日发(作者：)
专题十七 专利申请中的手续事宜
本专题涉及保密申请、向外国申请专利的保密审查、电子申请、查阅和复制、非正常申请、专利权评价报告、香港专利、行政复议等手续性事宜。
一、保密专利申请
1. 保密专利申请的种类（《专利法》第4条）
保密申请分为涉及国防利益的国防专利和涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益的普通发明或者实用新型专利申请两种情况。
（1）涉及国防利益（《专利法实施细则》第7条第1款）
① 涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；
② 国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。
（2）涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益（《专利法实施细则》第7条第2款）
发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，由国务院专利行政部门受理和审查。
2. 国防专利的审查
（1）审查、授权决定的单位（《国防专利条例》第18条）
涉及国防利益需要保密的专利申请由国防专利局进行审查，经审查没有发现驳回理由的，由专利局根据国防专利局的审查意见作出授予国防专利权的决定，并委托国防专利局颁发国防专利证书，同时在专利公报上公告国防专利的专利号、申请日和授权公告日。
（2）国防专利的复审无效（《国防专利条例》第16条）
国防专利机构设立国防专利复审委员会，负责国防专利的复审和无效宣告工作。
（3）国防专利的委托代理（《国防专利条例》第9条）
需要委托专利代理机构申请国防专利和办理其他国防专利事务的，应当委托国防专利机构指定的专利代理机构办理。专利代理机构及其工作人员对在办理国防专利申请和其他国防专利事务过程中知悉的国家秘密，负有保密义务。
（4）国防专利的提交方式（《国防专利条例》第10条第2款）
国防专利申请人应当按照国防专利机构规定的要求和统一格式撰写申请文件，并亲自送交或者经过机要通信以及其他保密方式传交国防专利机构，不得按普通函件邮寄。
（5）主动修改（《国防专利条例》第14条第2款）
国防专利申请人在自申请日起6个月内或者在对第一次审查意见通知书进行答复时，可以对其国防专利申请主动提出修改。
（6）转让（《国防专利条例》第7条第1款、第8条第1款）
国防专利申请权和国防专利权经批准可以向国内的中国单位和个人转让。
禁止向国外的单位和个人以及在国内的外国人和外国机构转让国防专利申请权和国防专利权。
3. 专利局的保密审查
（1）专利申请的保密确定（《审查指南》第五部分第五章第3节）
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① 申请人提出保密请求
申请人认为其发明或者实用新型专利申请涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当在提出专利申请的同时，在请求书上作出要求保密的表示，其申请文件应当以纸件形式提交。申请人也可以在发明专利申请进入公布准备之前，或者实用新型专利申请进入授权公告准备之前，提出保密请求。
② 专利局自行进行的保密确定
分类审查员在对发明或者实用新型专利申请进行分类时，应当将发明内容可能涉及国家安全或者重大利益，但申请人未提出保密请求的发明或者实用新型专利申请挑选出来。
（2）保密专利申请的审批流程（《审查指南》第五部分第五章第4节）
对于发明专利申请，初步审查和实质审查按照与一般发明专利申请相同的基准进行。初步审查合格的保密专利申请不予公布，实质审查请求符合规定的，直接进入实质审查程序。经实质审查没有发现驳回理由的，作出授予保密发明专利权的决定，并发出授予发明专利权通知书和办理登记手续通知书。
对于实用新型专利申请，初步审查按照与一般实用新型专利申请相同的基准进行。经初步审查没有发现驳回理由的，作出授予保密实用新型专利权的决定，并发出授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书。
保密专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日。
（3）专利申请（或专利）的解密程序（《审查指南》第五部分第五章第5节）
① 申请人（或专利权人）提出解密请求
保密专利申请的申请人或者保密专利的专利权人可以书面提出解密请求。
② 专利局定期解密
专利局每两年对保密专利申请（或专利）进行一次复查，经复查认为不需要继续保密的，通知申请人予以解密。
③ 解密后的处理
发明、实用新型专利申请解密后，尚未被授予专利权的，按照一般专利申请进行审查和管理。
发明或者实用新型专利解密后，应当进行解密公告、出版发明或者实用新型专利单行本，并按照一般专利进行管理。
二、向外国申请专利的保密审查
1. 地域原则（《专利法》第19条第1款，《专利法实施细则》第8条第1款）
任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。
在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。
2. 请求保密审查方式（《专利法实施细则》第8条第2-5款）
（1）附随请求
向中国专利局申请专利后拟向外国申请专利的，应当在向外国申请专利前提出请求。
《审查指南》的说法：申请人拟在向专利局申请专利后又向外国申请专利的，应当在提交专利申请同时或之后提交向外国申请专利保密审查请求书。
（2）直接请求
直接向外国申请专利的，应当事先向中国专利局提出请求，并详细说明其技术方案。向外国申104
请专利的内容应当与该专利申请的内容一致。
（3）视为请求
向中国专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。
3. 审查期限（《专利法实施细则》第9条）
① 请求人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查意见通知的，可以向外国申请专利。
② 申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密审查决定的，可以向外国申请专利。
③ 国际申请需要保密的，审查员应当自申请日起3个月内发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知书，通知申请人和国际局该申请将不再作为国际申请处理，终止国际阶段程序。申请人收到上述通知的，不得就该申请的内容向外国申请专利。
4. 未经保密审查的后果
（1）审查阶段
属于驳回理由：对违反保密审查的规定向外国申请专利的发明或者实用新型，其后又在中国申请专利的，对中国专利申请不授予专利权。
（2）无效阶段
属于无效理由：对违反保密审查的规定向外国申请专利的发明或者实用新型，其后又在中国申请专利并获得授权的，任何人可以以违反保密审查为理由提出专利无效请求。
（3）法律责任（《专利法》第78条）
违反保密审查规定向外国申请专利，泄露国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
三、电子申请
下面结合《关于专利电子申请的规定》、《审查指南》第五部分第十一章的有关规定，对电子申请的重点考点归纳如下。
1. 电子申请用户
电子申请用户是指已经与国家知识产权局签订电子专利申请系统用户注册协议，办理了有关注册手续，获得用户代码和密码的申请人和专利代理机构。
2. 电子申请适用范围（《关于专利电子申请的规定》第4条）
（1）适用的情形
① 发明、实用新型和外观设计专利申请；
② 进入中国国家阶段的国际申请；
③ 复审和无效宣告请求。
（2）不适用的情形
① 保密专利申请；
② 专利国际申请（通过其他方式提出电子申请）。
3. 电子申请代表人（《关于专利电子申请的规定》第3条）
申请人有两人以上且未委托专利代理机构的，以提交电子申请的电子申请用户为代表人。
4. 递交日（《关于专利电子申请的规定》第9条）
采用电子文件形式向国家知识产权局提交的各种文件，以国家知识产权局专利电子申请系统收到电子文件之日为递交日。
《审查指南》说法：专利局电子专利申请系统收到符合专利法及其实施细则规定的专利申请文件之日为申请日。
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5. 电子发文（《审查指南》第五部分第十一章第6节）
专利局以电子文件形式通过电子专利申请系统向电子申请用户发送各种通知书和决定。电子申请用户未及时接收的，不作公告送达。自发文日起15日内申请人未接收电子文件形式的通知书和决定的，专利局可以发出纸件形式的该通知书和决定的副本。
6. 纸件与电子件的转换
申请人或专利代理机构可以请求将纸件申请转换为电子申请，涉及国家安全或者重大利益需要保密的专利申请除外。
四、查阅和复制
查阅和复制属于每十年考1题的知识点，具体规定在《审查指南》第五部分第四章第5.1节。对查阅和复制考试可仅掌握查阅和复制的原则：
① 专利局对公布前的发明专利申请、授权公告前的实用新型和外观设计专利申请负有保密责任。在此期间，查阅和复制请求人仅限于该案申请人及其专利代理师。
② 任何人均可向专利局请求查阅和复制公布后的发明专利申请案卷和授权后的实用新型和外观设计专利申请案卷。
③ 对于已经审结的复审案件和无效宣告案件的案卷，原则上可以查阅和复制。
④ 专利局、复审和无效审理部对尚未审结的复审和无效案卷负有保密责任。对于复审和无效宣告程序中的文件，查阅和复制请求人仅限于该案当事人。
⑤ 案件结论为视为未提出、不予受理、主动撤回、视为撤回的复审和无效案卷，对于复审和无效宣告程序中的文件，查阅和复制请求人仅限于该案当事人。
⑥ 专利局、复审和无效审理部根据审查需要要求当事人提供的各种文件，原则上可以查阅和复制。但查阅和复制行为可能存在损害当事人合法权益，或者涉及个人隐私或者商业秘密等情形的除外。
⑦ 涉及国家利益或者因专利局、复审和无效审理部内部业务及管理需要在案卷中留存的有关文件，不予查阅和复制。
五、非正常专利申请
1. 定义和适用范围（《关于规范申请专利行为的办法》第2条）
（1）定义
非正常申请专利行为是指任何单位或者个人，不以保护创新为目的，不以真实发明创造活动为基础，为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效，单独或者勾联提交各类专利申请、代理专利申请、转让专利申请权或者专利权等行为。
（2）适用范围
非正常申请专利行为包括以下各类行为：
① 同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的；
② 所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的；
③ 所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符的；
④ 所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机程序或者其他技术随机生成的；
⑤ 所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检106
索和审查意义的内容；
⑥ 为逃避打击非正常申请专利行为监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交的；
⑦ 不以实施专利技术、设计或其他正当目的倒买倒卖专利申请权或专利权，或者虚假变更发明人、设计人的；
⑧ 专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人，代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为的；
⑨ 违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。
2. 审查程序（《关于规范申请专利行为的办法》第3条）
① 国家知识产权局在专利申请受理、初审、实审、复审程序或者国际申请的国际阶段程序中发现或者根据举报得知，并初步认定存在非正常申请专利行为的，可以组成专门审查工作组或者授权审查员启动专门审查程序，批量集中处理，通知申请人，要求其立即停止有关行为，并在指定的期限内主动撤回相关专利申请或法律手续办理请求，或者陈述意见。
② 申请人对于非正常申请专利行为初步认定不服的，应当在指定期限内陈述意见，并提交充分证明材料。无正当理由逾期不答复的，相关专利申请被视为撤回，相关法律手续办理请求被视为未提出。
③ 经申请人陈述意见后，国家知识产权局仍然认为属于非正常申请专利行为的，可以依法驳回相关专利申请，或者不予批准相关法律手续办理请求。
④ 申请人对于国家知识产权局上述决定不服的，可以依法提出行政复议申请、复审请求或者提起行政诉讼。
3. 处罚措施
（1）不予费用减缴（《关于规范申请专利行为的办法》第4条）
对于被认定的非正常专利申请，国家知识产权局可以视情节不予减缴专利费用；已经减缴的，要求补缴已经减缴的费用。
对于屡犯等情节严重的申请人，自认定非正常申请专利行为之日起5年内对其专利申请不予减缴专利费用。
（2）对代理机构或者代理师的处理（《关于规范申请专利行为的办法》第5条）
对于存在非正常申请专利行为的专利代理机构或者专利代理师，由中华全国专利代理师协会采取自律措施，对于屡犯等情节严重的，由国家知识产权局或者管理专利工作的部门依法依规进行处罚。
（3）对其他人的处罚
对于存在上述行为的其他机构或个人，由管理专利工作的部门依据查处无资质专利代理行为的有关规定进行处罚，违反其他法律法规的，依法移送有关部门进行处理。
（4）刑事责任（《关于规范申请专利行为的办法》第7条）
对于存在非正常申请专利行为的单位或者个人，依据《中华人民共和国刑法》涉嫌构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。
六、专利权评价报告
下面结合《专利法》第66条第2款、《专利法实施细则》第56条第1款、第57条、第99条第3款、《审查指南》第五部分第十章的规定，对专利权评价报告的重要考点归纳如下。
1. 作用
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《专利法》第66条第2款规定了专利权评价报告的作用：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告”。根据相关司法解释的规定， 专利权评价报告的作用包括：
① 专利权评价报告主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。
② 诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的专利权评价报告，用以作为是否采取诉前停止侵权的依据。
2. 请求的客体
专利权评价报告请求的客体应当是已经授权公告的实用新型专利或者外观设计专利，包括已经终止或者放弃的专利。针对下列情形提出的专利权评价报告请求视为未提出：
① 未授权公告的实用新型专利申请或者外观设计专利申请；
② 已被宣告全部无效的实用新型专利或者外观设计专利；
③ 国家知识产权局已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利。
3. 请求人资格
可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告的主体包括：
① 专利权人；
② 专利侵权纠纷中的被诉侵权人；
③ 利害关系人
利害关系人是指有权提出专利权侵权民事诉讼或行政投诉的人，例如专利实施独占许可合同的被许可人；由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。
实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的，请求人可以是部分专利权人。
4. 缴费期限
请求人自提出专利权评价报告请求之日起1个月内未缴纳或者未缴足专利权评价报告请求费的，专利权评价报告请求视为未提出。
5. 专利权评价的内容
（1）实用新型专利
实用新型专利权评价所涉及的内容不仅包括新颖性、创造性等需要检索后确定的内容，还包括评价是否属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的情形、专利法第2条第3款规定的客体、实用性、公开充分、清楚、支持、撰写格式、修改是否符合专利法第33条的规定等内容。
（2）外观设计专利
外观设计专利权评价所涉及的内容除了专利法第23条（与在先合法权利冲突除外）外，还需要评价外观设计是否属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的情形、专利法第2条第4款规定的客体、修改是否符合专利法第33条的规定等内容。
6. 作出时间
自收到合格的专利权评价报告请求书和请求费后2个月内作出专利权评价报告。
7. 评价报告只做一份
作出专利权评价报告前，多个请求人分别请求对同一件实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告的，国家知识产权局均予以受理，但仅作出一份专利权评价报告。
8. 查阅和复制
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国家知识产权局在作出专利权评价报告后，任何单位或者个人可以查阅或者复制。
9. 更正
专利权评价报告不是行政决定，国家知识产权局做出专利权评价报告后，专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。
专利权评价报告存在错误可以请求进行更正。
七、申请在香港特别行政区获得专利保护
下面结合《关于香港回归后中国内地和香港专利申请若干问题的说明》第2条、第3条、第4条的规定，对申请在香港获得专利保护的重要考点归纳如下。
1. 香港专利的类型
根据香港的《专利条例》与《注册外观条例》规定，香港专利分为标准专利、短期专利与外观设计专利。
2. 中国专利申请在香港获得专利保护
（1）标准专利
向中国专利局提出发明专利申请的申请人，为获得香港标准专利的保护，应当按照香港《专利条例》的有关规定，向香港知识产权署办理标准专利的注册手续，即：
① 自该申请由中国专利局公布之日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续；
② 自该申请由中国专利局授予专利权之日起6个月内，向香港知识产权署办理注册与批予请求手续。
（2）短期专利
由知识产权署注册处直接受理，提交包括中国专利局、国际检索单位或香港知识产权署指定的专利当局所作的检索报告。
（3）外观设计专利
由知识产权署注册处直接受理。
3. 国际申请在香港获得专利保护
（1）发明专利
① 自中国专利局以中文公布之日起6个月内，或者该申请已由国际局以中文公布的、自中国专利局国家申请号通知书发文日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续；
② 自该申请由中国专利局授予专利权之日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续。
（2）实用新型专利
进入中国国家阶段之日起6个月内，或自中国专利局国家申请号通知书发文日起6个月内，向香港知识产权署办理短期专利的批予请求手续。
八、专利行政复议
1. 可以申请行政复议的情形（《国家知识产权局行政复议规程》第4条）
有下列情形之一的，可以依法申请行政复议：
① 对国家知识产权局作出的有关专利申请、专利权的具体行政行为不服的；
② 对国家知识产权局作出的有关集成电路布图设计登记申请、布图设计专有权的具体行政行为不服的；
③ 对国家知识产权局专利复审委员会作出的有关专利复审、无效的程序性决定不服的；
④ 对国家知识产权局作出的有关专利代理管理的具体行政行为不服的；
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⑤ 认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
2. 不能申请行政复议的情形（《国家知识产权局行政复议规程》第5条）
有下列情形之一，不能申请行政复议：
① 专利申请人对驳回专利申请的决定不服的；
② 复审请求人对复审请求审查决定不服的；
③ 专利权人或者无效宣告请求人对无效宣告请求审查决定不服的；
④ 专利权人或者专利实施强制许可的被许可人对强制许可使用费的裁决不服的；
⑤ 国际申请的申请人对国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作决定不服的；
⑥ 集成电路布图设计登记申请人对驳回登记申请的决定不服的；
⑦ 集成电路布图设计登记申请人对复审决定不服的；
⑧ 集成电路布图设计权利人对撤销布图设计登记的决定不服的；
⑨ 集成电路布图设计权利人、非自愿许可取得人对非自愿许可报酬的裁决不服的；
⑩ 集成电路布图设计权利人、被控侵权人对集成电路布图设计专有权侵权纠纷处理决定不服的；
⑪ 法律、法规规定的其他不能申请行政复议的情形。
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