2023年12月31日发(作者：)
专题十三 四种特殊专利申请的初步审查
一、对优先权的审查
本部分结合《专利法》第30条以及《审查指南》第1部分第1章第6.2节中的重点内容对要求优先权的初步审查进行归纳解析。
1.要求优先权声明时限
申请人要求优先权的，应当在提出专利申请的同时在请求书中声明；未在请求书中提出声明的，视为未要求优先权。（无补正机会，不能恢复）
2.要求优先权的声明内容
申请人在要求优先权声明中应当写明作为优先权基础的在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称（要求本国优先权的，原受理机构名称为中国）。
未写明或者错写在先申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容，而申请人已在规定的期限内提交了在先申请文件副本的，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。（可以请求恢复）
3.在先申请文件副本
① 作为优先权基础的在先申请文件的副本应当由该在先申请的原受理机构出具。
申请人要求本国优先权并且在请求书中写明了在先申请的申请日和申请号的，视为提交了在先申请文件副本。
② 要求多项优先权的，应当提交全部在先申请文件副本。
③ 申请人要求发明、实用新型专利优先权的，在先申请文件副本应当在在先申请提出之日起16个月内提交；申请人要求外观设计专利优先权的，在先申请文件副本应当在在后申请提出之日起3个月内提交；期满未提交的，视为未要求优先权。（无补正机会，但可以恢复）
④ 依照国家知识产权局与在先申请的受理机构签订的协议，专利局通过电子交换等途径从该受理机构获得在先申请文件副本的，视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本，不需要再提交纸件复本。
⑤ 当事人在提交外文优先权证明文本时，应当同时附具中文题录译文。
4.在后申请的申请人
（1）外国优先权
要求外国优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致，或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一。
申请人完全不一致，且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的，应当在提出在后申请之日起3个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。
（2）本国优先权
要求本国优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致；不一致的，在后申请的申请人应当在提出在后申请之日起3个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。
5.要求本国优先权在先申请视为撤回程序
申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。
被视为撤回的在先申请不得请求恢复。
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6.优先权要求的撤回
① 申请人要求优先权之后，可以撤回优先权要求。申请人要求多项优先权之后，可以撤回全部优先权要求，也可以撤回其中某一项或者几项优先权要求。
② 申请人要求撤回优先权要求的，应当提交全体申请人签字或者盖章的撤回优先权声明。
③ 要求本国优先权的，撤回优先权后，已被视为撤回的在先申请不得因优先权要求的撤回而请求恢复。
④ 优先权要求撤回后，导致该专利申请的最早优先权日变更时，自该优先权日起算的各种期限尚未届满的，该期限应当自变更后的最早优先权日或者申请日起算，撤回优先权的请求是在原最早优先权日起15个月之后到达专利局的，则在后专利申请的公布期限仍按照原最早优先权日起算。
7.优先权要求的恢复
优先权的期限不能要求恢复，但是视为未要求优先权并属于下列情形之一的，申请人可以请求恢复要求优先权的权利：
① 由于未在指定期限内答复办理手续补正通知书导致视为未要求优先权。
② 要求优先权声明中至少一项内容填写正确，但未在规定的期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明。
③ 要求优先权声明中至少一项内容填写正确，但未在规定期限内缴纳或者缴足优先权要求费。
④ 分案申请的原申请要求了优先权。
除以上情形外，其他原因造成被视为未要求优先权的，不予恢复。例如，由于提出专利申请时未在请求书中提出声明而视为未要求优先权的，不予恢复要求优先权的权利。又如，对于已撤回的优先权，不予恢复。
8.优先权要求费
要求优先权的，应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费（申请日起2个月，或者自收到受理通知书之日起15日内）；期满未缴纳或者未缴足的，视为未要求优先权，撤回优先权后，已缴纳的优先权要求费不予退回。
【总结1】涉及优先权的日期
项目
优先权费
在先申请文件副本
优先权转让证明
期限
应当在缴纳申请费的同时缴纳，即自在后申请的申请日起2个月内，或者自收到受理通知书之日起15日内
发明/实用新型自在先申请提出之日起16个月内，外观设计自在后申请提出之日起3个月内
自在后申请提出之日起3个月内
【总结2】本国优先权与外国优先权手续的区别
本国优先权
在先申请主题
申请人
在先申请副本
在先申请状态
一致，且不能授权、分案、要求过优先权
完全一致
不需提交
自在后申请之日起视为撤回
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外国优先权
一致，首次申请
可以是部分成员
在先申请受理国出具，申请人提交，可电子交换
不影响在先申请状态
发明人
二、对分案申请的审查
无要求 无要求
《审查指南》第1部分第1章第5.1节规定了对分案申请的初步审查，重点内容归纳如下：
1. 分案申请的情形
① 一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。
② 原申请不存在单一性的缺陷，申请人也可以主动提出分案申请。
2.分案申请的类别
分案申请的类别（指发明、实用新型、外观设计）应当与原申请的类别一致，不一致的，不予受理。
3.对申请日和申请号的核实
分案申请应当在请求书中填写原申请的申请日和申请号。
（1）受理程序对分案申请的核实（《审查指南》第五部分第三章第2.3.2.1节）
分案申请请求书中原申请的申请号填写正确，但未填写原申请的申请日的，以原申请号所对应的申请日为申请日（申请日填写错误的，按填写日期作为申请日）。分案申请请求书中未填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的，按照一般专利申请受理。
对符合受理条件的分案申请，专利局应当受理，给出专利申请号，以原申请的申请日为申请日，
并记载分案申请递交日。
（2）初审程序中对分案申请的核实（《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节）
① 请求书中应当正确填写原申请的申请日，申请日填写有误的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书；补正符合规定的，重新确定申请日，分案申请以原申请的申请日为申请日。
② 分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号。
请求书中应当正确填写原申请的申请号。原申请是国际申请的，申请人还应当在所填写的原申请的申请号后的括号内注明国际申请号。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。
【总结】对分案申请中原申请的申请日和申请号填写异常情形及其相应处理措施总结如下：
分案申请的申请日、申请号填写错误的情形
受理
初审
填写有误可补正
通知申请人补正，补正符原申请的申请日填写有误
4. 分案申请的递交时间
在专利审查过程中，程序未结束以前，都可以提出分案申请。具体规定如下：
① 最迟应当在收到授予专利权通知书之日起2个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。
② 对于已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否76
原申请的申请号未填写或填写有误 按照一般专利申请受理
未填写原申请的申请日，但原申请的申请号填写正确
以原申请号所对应的申请日为申请日
按填写的日期作为申请日 合规定的，重新确定申请日
提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。
③ 原申请被视为撤回，需办理恢复权利手续，再提出分案申请。
分案申请递交日不符合规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。
5. 针对分案申请再次提出分案申请的递交时间
① 对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。
② 因审查员发出分案通知书或审查意见通知书指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的，不得以该分案申请为基础进行分案，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。
6. 分案申请的申请人和发明人
① 分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同。不符合规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书。
② 分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。
7. 分案申请提交的文件
① 分案申请除应当提交申请文件外，还应当在提出分案申请的同时提交原申请的申请文件副本以及原申请中与本分案申请有关的其他文件副本（如优先权文件副本）。
② 原申请中已提交的各种证明材料，可以使用复印件。
③ 原申请的国际公布使用外文的，除提交原申请的中文副本外，还应当同时提交原申请国际公布文本的副本。
④ 在电子申请中，原申请已经提交的各种材料，分案申请时不需要重新提交。
8. 分案申请的期限和费用
① 分案申请适用的各种法定期限，例如提出实质审查请求的期限，应当从原申请日（优先权日）起算。
对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足2个月的各种期限，申请人可以自分案申请递交日起2个月内或者自收到受理通知书之日起15日内补办各种手续；期满未补办的，审查员应当发出视为撤回通知书。
② 对于分案申请，应当视为一件新申请收取各种费用。
对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足2个月的各种费用，申请人可以在自分案申请递交日起2个月内或者自收到受理通知书之日起15日内补缴；期满未补缴或未缴足的，审查员应当发出视为撤回通知书。
9. 分案申请内容的要求
① 分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。
② 分案申请应当在其说明书的起始部分，即发明所属技术领域之前，说明本申请是哪一件申请的分案申请，并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称。
③ 分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明；而它们的说明书可以允许有不同的情况。
例如，分案前原申请有A、B两项发明；分案之后，原申请的权利要求书若要求保护A，其说明77
书可以仍然是A和B，也可以只保留A；分案申请的权利要求书若要求保护B，其说明书可以仍然是A和B，也可以只是B。
【总结】本国优先权与分案申请的区别
优先权
申请人
发明人
时间
在先申请（原申请）
类型
主题
本国：一致，外国：可是其中部分
无要求
12个月；6个月
本国：不得授权、分案、享有优先权
发明和实用新型可转换
相同主题，可为部分优先权、多项优先权
分案申请
一致
一致或是部分成员
审查程序未结束前
办登期满前、不得撤回、视为撤回或驳回已生效
不得改变类别
不得超出原范围
三、涉及生物材料的申请（《专利法实施细则》第24条）
《审查指南》第1部分第1章第5.2节介绍了涉及生物材料申请的初步审查，第2部分第10章第9.2.1节介绍了生物材料的保藏，详细规定了生物材料的保藏手续，现将重要内容归纳如下。
1.生物保藏的目的
在生物技术领域，有时文字很难描述生物材料的具体特征，即使有了描述，所属领域的技术人员仍然不能实施发明。因此，为了满足《专利法》第26条第3款的要求，当申请专利的发明涉及新的生物材料，该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，除应当符合专利法及其细则的有关规定外，申请人还应当将生物材料进行保藏。
2.保藏单位
保藏单位应当是国家知识产权局认可的生物材料样品国际保藏单位，不符合规定的，视为未保藏。
3.保藏日期
保藏日期应当在申请日前或者在申请日（有优先权的，指优先权日）当天，不符合规定的，审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书。
保藏证明写明的保藏日期在所要求的优先权日之后，并且在申请日之前的，申请人可以在指定的期限内以撤回优先权要求或者声明该保藏证明涉及的生物材料的内容不要求享受优先权的方式，以满足保藏日期的要求。未撤回优先权要求或未声明不要求享受优先权的，生物材料样品视为未保藏。
4.存活证明
申请人应当自申请日起4个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明。如果是PCT申请进入中国国家阶段，应当从进入国家阶段之日起4个月内提交保藏证明和存活证明。
5.说明事项
涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明该生物材料的分类命名(注明拉丁文名称)、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号；申请时未写明的，应当自申请日起4个月内补正；期满未补正的，视为未提交保藏。
四、涉及遗传资源的申请（《专利法》第26条第5款；《专利法实施细则》第26条）
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1.遗传资源的定义
遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料。
2.依赖遗传资源完成的发明创造
依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。
3.遗传资源披露登记表
① 就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利，申请人应当在请求书中对于遗传资源的来源予以说明，并填写遗传资源来源披露登记表，写明该遗传资源的直接来源和原始来源。
② 申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由，直接来源必须说明。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的，该专利申请应当被驳回。
③ 登记表中的内容不属于原说明书和权利要求书记载的内容，因此不能作为判断说明书是否充分公开的依据，也不得作为修改说明书和权利要求书的基础。
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