2023年12月26日发(作者：)
专利知识系列讲座
韩晓春
196、发明专利的临时保护
专利法第13条规定，“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。这就是人们通常所说的发明专利的临时保护。基于在我国三种专利中，只有发明专利进行实质审查，同时存在从优先权日或申请日起满18个月公开的制度，即迟延审查，早期公开的制度。而实用新型和外观设计不进行实质审查，只存在授权公告一次公开，不存在发明专利先公布、再进行授权公告的二次公开。所以，该制度不适用于实用新型和外观设计，而只适用于发明专利申请。为何要规定临时保护制度呢？主要原因是，在实行早期公开迟延审查的国家，发明专利申请通常要在优先权日或申请日起满18个月时公布。而公布以后，公众就可以通过专利局的公报得知该未授予专利权的技术，如果不给予申请人以临时保护，即规定申请人可以要求实施人支付适当的费用，则申请人的发明创造，在公布日到授权日期间，将得不到任何保护。如果公众可以随便使用，专利制度将会受到破坏。因此，不仅我国，其他国家也都规定有临时保护的制度，只是各国制度设计各有特点。从各国立法例来看，通常是从专利局的公布日起算，但也有从申请日起算的。因为从申请日起，申请人可能就通过销售公开了其专利申请的内容，某些特定的“公众”就可以知晓该技术了。我国采取的是从公布日起算，对临时保护问题，笔者认为有如下几点需要把握：
1、临时保护的起点时间和终点时间
显然，临时保护应当从发明专利申请的公布日起算，到该专利申请授权公告日结束。而公布日又分为两种情况，一种情况是从申请日或优先权日起满18个月时进行的公布，另一种情况是申请人要求早期公开，提前实审时，以18个月之前的实际公布日为准。终止的时间也分为两种情况，一种是该申请授予专利权了，则到授权公告日为准。另一种情况是该申请没有被授予专利权，或者是被驳回，或者是申请人自己撤回或视为撤回等。第二种情况事实上没有授权，不应当享有临时保护。正是基于有第二种可能，故实施人虽经申请人通知或要求支付适当费用后，仍可以不支付，而等到授权再支付。因此，临时保护的期限仅限于从公布时到授权公告日第一种情况。
2、PCT申请进入中国后的临时保护起算时间
PCT申请进入中国的临时保护。根据专利法实施细则的规定，如果PCT申请在国际阶段公布是以中文进行的，则从国际局用中文公布之日开始计算临时保护。即该日后将产生“提示权”，国际申请人可以告知在中国的实施人，该国际申请将进入中国。如果进入中国，授权后申请人有权收取国际公布日到授权日间的适当费用。即授权后将产生债权，可依据法律的强制力而实现该债
权。而在授权前，双方可以就该费用的数额、是否在授权前支付等进行协商。当然，国际公布时，该国际申请尚未进入中国。尽管国际申请人打算进入中国，但基于未实际进入，国际申请人提示在中国实施的人固然可以，但往往实施人要等待该国际申请真正进入中国后，才会考虑支付费用的问题。另一种情况是国际申请在国际阶段的公布，是以中文以外的文字进行的。根据细则的规定，临时保护产生的时间，则是以进入中国后，用中文再次公布之日起算。即“提示权”或请求支付权的行使，只能在中文公布之后，而以后的程序和中国本国申请的程序应当一样了。
3、请求支付权的性质
专利法第13条规定，发明专利申请公布后，“申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”，而其中的“可以要求”是什么权利？专利法并没有指明。笔者认为，该请求权显然不属于法律保护的财产权利，不属于实体法上的权利。理由是作为财产权的专利权尚未授予。如果实施人不支付，专利申请人不能强制实施人支付，也不能起诉到法院要求实施人停止实施。那么是一种什么性质的权利呢？笔者认为，此时的请求权，应当理解为程序上的“通知权”或“提示权”，即提示实施人实施的发明创造，属于申请人公布的发明创造，且可能在后续程序中被授予专利权。如果该申请一旦授权，将形成排他性质的财产权。如果实施人在公布后，授权前进行实施，该技术一旦授权，权利人将获得追偿实施人在此期间实施的债权。即该程序上的“通知权”、“提示权”，在该申请一旦授权后，将转化为法律保护的财产权------债权。如果未授权，则不转化为债权。因此，在公布后到授权期间，在申请人提示后，实施人仍可以不向申请人支付适当费用，而等待该技术授权后再行支付。而如果实施人不支付，授权后专利权人将可以债权人的身份起诉实施人，法院可以作出判决，强制实施人支付。用一个法律关系来比喻，此法律关系类似于民法上“附条件的合同”：申请人向实施人提示后，双方形成一种默认的合同，实施人同意如果该技术被授予专利权，实施人将向专利权人支付对价。而申请人也同意最迟在授权后，实施人向其支付适当的费用。如果不支付，授权后申请人将有权起诉到法院，条件是该申请事实上被授予专利权。日本专利法第65条规定有“警告”程序，即只有在专利申请人向实施人提出“警告”后，才可以在授权后主张该费用（如果有证据证明实施人是从公布中得知的该技术，也可以不“警告”）。笔者认为，日本专利法中该“警告”，也是一种程序上的提示行为，相当于我国专利法规定的“可以要求”。但强制实施人支付，均是要到授权。只有在授权形成债权后，才可以受到法律的强制性保护。而该债权亦不能理解为损害赔偿所生之债权，原因是损害赔偿所生之债要求行为人具有过错，而实施人在发明专利申请公布后，很难预料该申请是否可以被授予专利权，且权利要求的范围亦可能发生变化，实施人主观上不具有过错。因此，不能认为该债权属于损害赔偿之债。该债权，大体上相当于合同所生之债。另外，申请人提示时，应当出示发明专利公布的内容，使实施人得知其实
施的技术落入了公布的权利要求范围。原因是专利局出版的发明专利公报内容非常多，往往实施人很难看到公开的内容，不能认为一旦发明专利公报出版，就推定实施人看到了公报内容。
4、“适当费用”的数额
基于属于临时保护期间，专利申请还处于申请阶段，尚未授权就不能按授权后专利权来对待，因此，费用的名称专利法规定为“适当费用”。笔者认为，“适当费用”也可以称为补偿费。而不规定“赔偿费”是妥当的。那么，应当支付多少才适当呢？笔者认为，虽然该申请尚未授权，但费用标准仍应当参照或按普通专利实施许可费来对待。日本专利法第65条规定的费用标准是“在其发明为专利发明的情况下实施时通常能够获得的钱款额的赔偿金”。其为何这样规定呢，主要是防止实施人借未授权而压低费用（注1）。当然，如果双方当事人愿意，可以自行约定支付标准，也可以低于实施许可费的标准。根据实施技术的授权前景，也可以在授权前就支付。但通常情况下的费用数额，以普通实施许可费为标准是适当的，这也是许多学者所主张的（注2）。
5、独立研制出该技术的人实施，是否仍要支付费用？
该现象分为两种情况，一种是实施人自己在申请日（包括优先权日）前，独立研制出的该技术，而不是看了公布的内容才实施的。该实施人可以先用权进行抗辩，即先用权不仅在授权后可以在原有范围内实施，逻辑上也包括授权前的实施。还有一种情况是，实施人是在申请日以后，公布日之前自己独立研制出的技术，在公布后的实施是否要支付费用。对此问题，专利法和细则均没有规定。笔者认为，处理此问题，应当从立法宗旨上考虑，即临时保护制度的设立，保护的是申请人的发明创造因公布而被公众实施的问题，而独立研制出该技术的人并不是看了专利公报后才得知的该技术。专利技术的排他权固然是绝对的，但在尚未授权前时，并不产生这样的排他性。因此，独立研制出该技术的人，应当免除支付适当费用。日本专利制度在理论上，大多也是这样考虑的（注3）。
6、权利用尽覆盖的范围是否延及临时保护期间生产的产品？
专利法第69条规定了不构成专利侵权的几种情况，其中第1项规定：“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的”，不视为侵犯专利权，即人们通常所述的权利用尽。但是，在临时保护期间，实施人生产的“专利产品”，在授权后，他人对该产品以生产经营为目的使用，对专利权人来讲，是否权利用尽？如在临时保护期间，实施人甲生产了申请专利的技术新材料A，而在授权后，乙使用从甲处购买的新材料A制造产品B，乙在授权后用材料A生产产品B的行为，对专利权人来讲，是否构成侵权？笔者认为不应当构成侵权，即相对于权利人来讲，对甲生产的材料A，权利已经用尽。理由是，专利权人已经从实施人处获得了相当于专利实施许可费标准的适当费用，即已经获得的回报，如果对实施人甲生产的材料A权利仍未用尽，将有违专利制度的宗
旨，将会出现收取多份费用的不合理现象，因此，以权利用尽来处理是妥当的。当然，如果甲是申请日后、公布前独立研制出该技术的人，并未向申请人支付适当的费用。则甲在临时保护期间生产的材料A，在授权后，专利权人对甲生产的材料A的权利没有用尽，即可以要求乙向其支付专利使用费用。如果乙不支付，则专利权人可以指控乙侵权。当然，如果甲在授权后继续生产材料A，则甲也要向专利权人支付费用。因为甲只是在申请日后、公布前独立研制出的该技术，而并非在申请日或优先权日前独立研制出的该技术，甲不享有先用权。
7、实施人实施的技术范围
基于发明专利申请公布时，该申请尚未进行实质审查，而经实质审查后，又会有相当一批专利申请不能被授予专利权。而被授予专利的申请，其权利要求的保护范围，往往和申请时或公布时的保护范围已经不一样了。这样，就存在以公布的权利要求的范围为准，还是以授权公告的权利要求范围为准，或者还采取什么标准的问题。对此，欧洲专利公约第69条的规定比较明确，规定“在授予欧洲专利权之前的期限内，一件欧洲专利申请所提供的保护范围以被公布的专利申请的权利要求书为准。但是，被授予的欧洲专利或者经异议、限制或者撤销程序修改后的欧洲专利未扩大保护范围的，对欧洲专利申请的保护范围具有追溯效力”。该段的意思是说，如果授权时，权利要求的范围大于公布的范围，没有追溯力。但如果小于公布的范围，则具有追溯力。对于临时保护来讲，意味着，如果公布时权利要求的范围小，而授权公告时范围大，则按小的范围来收取费用。如果公布时的范围大，而授权时的范围小，也按小的范围来收取费用。这一规定是适当的，主要原因是考虑到政府公布行为的公信力，你政府公布的范围小，我按照小的范围实施了，结果你授权公告的范围扩大了，我不能预见这一扩大，仍应当按公布小的范围来收费。反之，如果公布的范围大，而经实质审查，缩小了权利要求的保护范围，就应当以授权公告的范围来收取费用。我国专利法虽然没有规定的如此细致，但实践中亦应当这样操作。通常情况下，授权的保护范围往往窄于公布的范围，较少出现授权范围大于公布的范围的情况，但逻辑上仍应当如此操作。日本专利法没有欧洲专利公约规定的这样明确，但其“警告”制度也包含了这样的逻辑，即如果专利申请公布后，申请人扩大了保护范围，应当及时“警告”（日本专利法规定的警告，并不属于专利侵权的警告，而相当于我们理解的“通知”）。即只有在告知实施人的情况下，才可以就扩大的范围请求收取费用。反过来讲，如果没有在授权前告知实施人，如果授权时范围扩大或改变，也不能按扩大或改变后的范围收费。该逻辑还可以得出这样的结论，即无论实施人在告知前是否实施了大的范围，只有告知后的实施的行为，才产生支付费用的义务。该结果和欧洲专利公约的规定在逻辑上是相同的，当然，如果我国申请人在公布后，经修改权利要求，扩大或改变了保护范围（包括从说明书中提取了未曾写入权利要求的技术方案），如果申请人及时通知了实施人，且实施人在收到通知后，实施
的范围包括扩大的范围，则申请人在授权后，应当可以就扩大的范围收取费用。即我国可以同时参照欧洲专利公约和日本专利法的规定来处理该问题。怎样更合理，就怎样处理。当然，上述规则不适用于授权以后的情况。即授权后实施人的实施，要按授权公告的权利要求的范围支付费用，而不能延用临时保护期间的标准。对于进入中国的PCT申请，也是这样的逻辑，我国专利法实施细则第117条规定：“基于国际申请授予的专利权，由于译文错误，致使依照专利法第五十九条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的，以依据原文限制后的保护范围为准；致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准”。即对进入中国CPT实施的临时保护，即使考虑译文问题，也是采取公布时的范围小，授权时的范围大，按小的范围收费。而公布时的范围大，授权时的范围小，也按小的范围收费。收取临时保护适当费用，应当参照这一逻辑。
8、申请人对实施人的通知或提示是否为必经程序？
对此，我国专利法并没有明确规定，笔者认为该问题应当参照日本及德国的作法（注4）。根据日本专利法第65条的规定，申请人有义务在发明专利申请公布后，及时通知（警告）实施人（附送公报的专利文件），实施人仅对“警告”后到授权之间的实施行为承担支付费用的义务。但日本专利法第65条规定了例外，规定“即使在未警告的情况下，对于明知是与已作为申请公开的专利申请有关的发明，而在申请公开前营业实施其发明者，亦可以请求补偿金的支付”。从日本法的规定来看，体现了这样一种逻辑，即实施人实施的技术至少是从专利公布中获得的，而非自己独立研制出的技术。即在明知是实施的发明专利公报中公布的技术方案，才承担支付费用的义务。而申请人“警告”实施人，亦是证明其已经得知该技术的证据。而如果有其他的证据显示，实施人已经从公报中得知该技术，并且进行实施，则根据日本专利法第65条的规定，可以不必要“警告”。我国专利界老前辈汤宗舜教授在其所著的《专利法教程》第135页中也谈到该问题，他认为，虽然专利法没有规定通知程序，但是“申请人的警告通知似乎是需要的”，理由是发明专利公报和单行本量大、内容多，很难要求实施人都能了解到。笔者认为，日本专利法和德国专利法之所以规定通知程序，也是出于这样的原因。因此，在实践操作中，笔者倾向于应当有通知程序。也希望在今后修改专利法时加上这一程序，但如果有证据显示实施人明知是公布的专利技术时，则不必通知。其实该问题涉及到是举证责任问题，即谁来证明实施人看到了专利公报，并从中获得了相关的技术进行实施。如果有了通知程序，证明责任就能解决了，即证明责任在权利人一方。如果没有通知程序，则推定为实施人看到了专利公报，且从专利公报中获得了该技术，证明责任就落在了实施人一方。但从我国法律制订规则来看，规定举证责任的倒臵，必须有法律明确的规定。且在该问题上实行举证责任倒臵对实施人也不公平，不如直接规定专利申请人有提示或通知实施人的义务。除非明显
有证据显示，实施人是从公报中得知的该技术。建议将来修改专利法时，将该问题考虑进去。
9、追索临时保护期间适当费用的诉讼时效
对临时保护期间产生的适当费用追索的诉讼时效，规定在专利法第68条第2款：“发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算”。该款规定包含两层意思，一是在发明专利申请公布后、授权前，申请人得知或应当得知实施人实施的，诉讼时效从授权之日起计算2年。二是如果在公布后、授权前并不知道或者不应当得知实施人的实施行为，而是在授权后才得知或应当得知的，则从得知或应当得知之日起算，诉讼时效仍是2年。对临时保护费用追索时效，我国专利法经历了两个阶段。一是1985年生效的专利法和第一次修改后，1993年生效的专利法，均没有规定追索临时保护期间相关费用的诉讼时效，这一问题处于空白阶段。在第二次修改专利法时，考虑到了该问题，在2001年生效的专利法第62条中，作了上述规定（第三次修改专利法改为第68条第2款）。笔者认为该规定填补了立法的空白，但在时效的计算上仍存在需要商榷之处。从日本专利法第65条的规定来看，该时效制度在日本适用的是短期时效制度，日本专利法第65条引述了日本民法典第724条规定的时效制度，即“对于因侵权行为而产生的损害赔偿请求权，自受害人或其法定代理人知悉损害及加害人时起，三年间不行使时，因时效而消灭”（注5）。规定是3年时间，日本专利法第65条规定的起算点是从授权日起算。显然，我国也是从授权日起算，在该逻辑上均是相同的，因为在授权前，申请人尚不是专利权人，没有专利权人的身份和资格要求实施人支付费用。只有在授权后，才产生诉权，以追索公布后、授权前的相关费用。但日本与我国专利法规定有如下几点不同，一是我国是2年，而日本是3年。二是日本是债权的消灭（普通债权消灭是10年），而我国是胜诉权的消灭。三是我国多一项内容，即可以不从授权之日起计算，而是从授权后得知或应当得知之日起计算。笔者认为，对于前两点不同，属于两国的时效制度上的差异，学术和实务界的共识是，我国时效类型少，时效期限普遍偏短。因此，前两项差异是正常的，只能通过以后制订民法典或修改民法通则来解决。但第三项不同，笔者认为有一些问题。意味着，如果专利申请人在授权前并不知有人实施了其公布的技术。其诉讼时效的计算并不从授权日开始，而是在授权后，无论哪一天得知或应当得知，从该日起再计算2年。显然，这样规定将使该诉讼时效成为一种不确定的期间。如果是从授权后一、二个月内得知，还可以理解。但如果是从授权后二、三年才得知，从授权日起算，诉讼时效将是5年时间，显然太长了，失去了时效制度的意义，不利于经济生活的稳定。且这一规定，逻辑上等于免除了申请人的通知义务。因此，笔者认为，既然是追索授权前的临时保护期间的费用，申请人就应当在授权前曾向实施人提出过主
张，问题又回到前述的举证责任问题。即申请人有义务证明实施人实施时得知了其公布的内容。因此，笔者认为，现行专利法第68条第2款规定的可以从授权后得知之日起计算时效的规定，是不适当的。况且临时保护还涉及到在国际阶段用中文公开的准备进入中国的PCT申请，此时实施人的实施行为，该申请授权后，权利人何时得知何时有二年的追索诉讼时效，显然是不合理的。
综上所述，关于临时保护和临时保护相关费用的诉讼时效，建议以后修改专利法时，一是追加申请人的通知义务，二是时效起算日仅规定从授权日起算，该制度才更为完善和合理。
注1：参见吉藤幸朔著《专利法概论》364页，宋永林、魏启学翻译，专利文献出版社1990年6月出版。
注2：参见尹新天著《中国专利法详解》第176页，知识产权出版社2011年3月出版。
注3：参见吉藤幸朔著《专利法概论》363页，宋永林、魏启学翻译，专利文献出版社1990年6月出版。
注4：参见汤宗舜著《专利法教程》第135页，法律出版社1988年6月出版
注5：参见曹为、王书江翻译的《日本民法》一书，法律出版社1986年6月出版。
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